一句話導(dǎo)讀:
同樣是"代號晶型"專利,國家知識產(chǎn)權(quán)局、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、最高人民法院在托吡司特案中裁判清晰統(tǒng)一,但在吲哚布芬晶型D案中,5份無效審查決定卻走向了截然相反的方向。這對醫(yī)藥企業(yè)意味著什么?
你以為看懂了權(quán)利要求,結(jié)果保護范圍還是霧里看花?
對于很多正在布局或規(guī)避晶型專利的藥企來說,有一個問題始終令人頭疼:
權(quán)利要求書里寫的是"晶型D",到底保護的是什么?僅僅是那幾個特征峰?還是說明書里所有的圖譜數(shù)據(jù)都算進去?
這不是學(xué)術(shù)問題,而是直接關(guān)系到:
最近,兩起典型晶型專利案件的對比,把這個問題推到了聚光燈下。
案例一:吲哚布芬晶型D專利(CN116082218B)
權(quán)利要求長什么樣?
該專利共有4個晶型權(quán)利要求,逐層遞進:
注意:說明書從未對"晶型D"作專門定義,附圖7的XRPD圖譜也未標(biāo)注峰位移與峰強度數(shù)值。
5份無效審查決定怎么說?
國家知識產(chǎn)權(quán)局先后受理5件無效宣告請求(決定書編號:581577、581665、581671、584062、584104),合議組態(tài)度高度一致,核心邏輯如下:
保護主題為代號表示的晶型,說明書已為該代號賦予特定含義,無論權(quán)利要求用幾個特征峰還是全圖限定,保護范圍均應(yīng)涵蓋說明書記載的全部性質(zhì)與參數(shù)特征,包括附圖7-11的XRPD、TGA、DSC、DVS、PLM全部圖譜信息。
這意味著什么?
——權(quán)利要求1(僅5個衍射角)和權(quán)利要求4(含TGA等多項參數(shù))的保護范圍被認定完全一致。
獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的層級邏輯,在這5份決定書里,消失了。
案例二:托吡司特I型結(jié)晶專利(CN104411700B)
這個案件,國知局、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、最高人民法院走了一條完全不同的路。
權(quán)利要求同樣只有5個特征峰,附圖同樣沒有數(shù)值。
但三方裁判機構(gòu)形成了統(tǒng)一觀點:
結(jié)論極為清晰:說明書可以"解釋"權(quán)利要求,但不能"限定"權(quán)利要求。沒有數(shù)值的圖譜,無法向權(quán)利要求注入額外的保護內(nèi)容。
兩案對比:同樣的寫法,為何得出截然不同的結(jié)論?
問題出在哪里?三點值得深思
1."解釋"與"限定"的邊界被模糊了
《專利法》第六十四條第一款明確:說明書及附圖可以用于"解釋"權(quán)利要求,而非"限定"權(quán)利要求。
"解釋"是幫助讀懂權(quán)利要求已有技術(shù)特征的含義;"限定"是為權(quán)利要求補充原本沒有寫進去的內(nèi)容。
將附圖7-11的全部圖譜特征直接讀入權(quán)利要求,實質(zhì)上是在為權(quán)利要求增加未記載的技術(shù)特征,突破了法律的明確邊界。
2. 沒有數(shù)值的圖譜,能提取什么有效信息?
附圖7未標(biāo)注峰位移、峰強度數(shù)值。在托吡司特案中,最高院明確指出:從無數(shù)值的圖譜中,本領(lǐng)域技術(shù)人員只能確認權(quán)利要求已經(jīng)限定的那幾個特征峰,無法得出其他明確技術(shù)信息。
既然如此,吲哚布芬晶型D案中,這份無數(shù)值的附圖,究竟向權(quán)利要求"讀入"了什么實質(zhì)內(nèi)容?
3. 獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的邏輯體系被瓦解
權(quán)利要求書的層級設(shè)計,是專利制度的基礎(chǔ)邏輯:獨立權(quán)利要求保護范圍最寬,從屬權(quán)利要求依次收窄、各有其獨立價值。
若將各權(quán)利要求的保護范圍認定為完全一致,從屬權(quán)利要求將失去其存在意義——這既不符合專利撰寫慣例,也動搖了權(quán)利要求邏輯相容原則。
醫(yī)藥企業(yè)的實務(wù)啟示
晶型代號(如"晶型D"、"I型結(jié)晶")在藥物晶型專利中是行業(yè)通用慣例,其核心功能是區(qū)分不同晶型,而非對晶型本身技術(shù)特征的額外限定。
然而,當(dāng)前兩起典型案件呈現(xiàn)出截然相反的裁判方向,帶來的困境是現(xiàn)實且緊迫的:
在裁判標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一的當(dāng)下,企業(yè)需要:
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在專利申請階段,審慎考量代號晶型權(quán)利要求的撰寫策略,明確說明書對晶型代號的定義方式。
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在無效宣告階段,充分關(guān)注托吡司特案三級裁判機構(gòu)的統(tǒng)一觀點,作為論證依據(jù)。
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在侵權(quán)訴訟階段,重視權(quán)利要求解釋的前置爭議,把保護范圍的界定作為核心攻防焦點。
我們期待什么?
兩起案件的裁判分歧,折射出晶型專利權(quán)利要求解釋規(guī)則亟待細化統(tǒng)一的現(xiàn)實需求。
期待相關(guān)主管部門能夠:
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立足晶型專利的技術(shù)特性與行業(yè)慣例
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進一步明確以代號表征晶型的權(quán)利要求解釋尺度
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為專利申請、無效審查、侵權(quán)訴訟全流程提供統(tǒng)一裁判標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)則不清晰,預(yù)期就無從建立;預(yù)期無法建立,創(chuàng)新就難以有序推進。
醫(yī)藥創(chuàng)新需要的,不只是鼓勵,更需要可以依賴的規(guī)則。
*本文以吲哚布芬晶型D專利CN116082218B及托吡司特I型結(jié)晶專利CN104411700B為研究對象,相關(guān)案件信息均來源于公開決定書及裁判文書。